Può l’Ufficio europeo dei brevetti rifiutare una domanda solo perché il richiedente rifiuta di adeguare la descrizione alle rivendicazioni modificate?
Il caso riguarda una domanda di brevetto per la quale, a seguito di modifiche alle rivendicazioni, la divisione d’esame dell’EPO aveva chiesto al richiedente di modificare la descrizione (nella fattispecie, cancellare un paragrafo) per adattarla all’ambito di tutela delle rivendicazioni modificate, ai sensi dell’art. 84 CBE [1]. A seguito del rifiuto del richiedente, l’EPO ha rigettato la domanda ed il richiedente ha fatto appello.
Nella sua nota interlocutoria del 21 luglio 2023, la commissione di appello (BoA) si è chiesta se l’art. 84 rappresenti una valida base legale per esigere l’adattamento della descrizione alle rivendicazioni e se, per questo solo fatto, l’inottemperanza del richiedente possa giustificare il rifiuto del brevetto. Poiché a questa domanda i BoA precedentemente aditi hanno dato risposte diverse, l’attuale BoA ritiene di riferire la questione all’EBoA, nei seguenti termini:
<< Sussiste mancanza di chiarezza di una rivendicazione o mancanza di supporto di una rivendicazione da parte della descrizione ai sensi dell’art. 84 CBE se una parte dell’invenzione come risulta dalla descrizione e/o dai disegni di una domanda (ad es., una forma esecutiva dell’invenzione, un esempio o una proposizione formulata come una rivendicazione) non è ricompresa nella materia per cui viene chiesta la protezione (“ambiti incoerenti tra descrizione e/o disegni e rivendicazioni”) e può, di conseguenza, una domanda venire rifiutata sulla base dell’art. 84 CBE se il richiedente non rimuove l’incoerenza per mezzo della modifica della descrizione (“adattamento della descrizione”)? >>
Il problema non è di poco conto, perché la modifica della descrizione può implicare un’indebita limitazione dei diritti del titolare. Infatti:
– una modifica alla descrizione può risultare in un’aggiunta di materia, innescando la “trappola” dell’art. 123(2)-(3); questo problema è stato accennato anche dal BoA, facendo riferimento alla decisione T 133/85 (par. 2.4.1 (d));
– in caso di successivo contenzioso, il titolare non potrà rifarsi al contenuto della descrizione originaria qualora questa gli fosse più favorevole.
Nella sua nota, il BoA osserva innanzitutto come il requisito stabilito dall’art. 84 riguardi le rivendicazioni, non la descrizione: in altre parole, vi si statuirebbe soltanto che quanto rivendicato debba essere descritto, ma non il viceversa.
Il BoA sottolinea inoltre come il suddetto requisito, a differenza del requisito di sufficiente descrizione stabilito dall’art. 83 CBE [2], non sia stato inserito nel capitolo sulla brevettabilità e non figura tra i motivi di opposizione (Art. 100(b) CBE – Grounds for opposition). Tale situazione non è stata cambiata nemmeno in sede di revisione della CBE del 2000, segno di una chiara volontà degli Stati membri in tal senso.
Pertanto, in effetti, l’art. 84 in sé non basterebbe a fondare una richiesta di adeguamento della descrizione alle rivendicazioni.
Secondo il BoA, la prassi di chiedere l’adeguamento della descrizione alle rivendicazioni troverebbe il suo fondamento nell’art. 69 CBE, il quale stabilisce che, nel determinare l’ambito di tutela del brevetto, le rivendicazioni vadano interpretate alla luce di descrizione e disegni. L’art. 84, letto in relazione a questo fatto, avrebbe lo scopo di assicurare la certezza legale circa l’ambito di protezione conferito dal brevetto, evitando che l’ambito stabilito dalle rivendicazioni sia diverso da quello che risulta interpretando queste ultime alla luce della descrizione.
Tuttavia, il BoA si chiede come un’incertezza derivante dalla non completa concordanza tra descrizione e rivendicazioni possa implicare una mancanza di chiarezza o di supporto delle rivendicazioni e, quindi, possa risultare in una violazione dell’art. 84 [3].
Il BoA osserva inoltre un contrasto tra la suddetta prassi ed il requisito di chiarezza stabilito dall’art. 84: infatti, in quanto efficaci “erga omnes“, le rivendicazioni sono più simili a “norme di legge” che a clausole contrattuali e, in quanto tali, dovrebbero essere chiare in sé, senza bisogno di alcun riferimento alla descrizione, come anche la giurisprudenza ha più volte affermato.
Il BoA fa un’ulteriore considerazione importante: l’art. 69 CBE riguarda l’ambito di tutela del brevetto, che la CBE altrove cita solamente nel contesto dell’art. 123(3), riguardante proprio le modifiche al brevetto successivamente alla concessione. Alla luce di questo, il BoA mette in discussione il ricorso sistematico all’art. 69 fatto dall’EPO nell’ambito del procedimento amministrativo di concessione, perché la definizione dell’ambito di protezione dovrebbe riguardare soltanto le autorità giurisdizionali nazionali nel valutare la contraffazione.
Sarà interessante seguire gli sviluppi del caso, se e quando esso verrà rimesso alla corte di appello allargata.
NOTE
[1] Art. 84 – Claims: The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.
[2] Art. 83 – Disclosure of the invention: The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.
[3] Se l’art. 69(1) dispone che l’ambito di tutela è “definito dalle rivendicazioni” e se la necessità di interpretare le rivendicazioni alla luce di descrizione e disegni (seconda parte dell’art. 69(1)) sorge laddove le rivendicazioni siano ambigue (in claris non fit interpretatio), quando le rivendicazioni sono in sé chiare non c’è rischio di ambiguità, nemmeno se la descrizione si estende a forme esecutive che esulano dalle rivendicazioni (In italia, la dottrina ha sottolineato la diversa funzione delle rivendicazioni, che rappresentano una “dichiarazione di volontà” del titolare, rispetto alla descrizione, che invece rappresenta una “dichiarazione di scienza”), quindi non c’è alcun bisogno di modificare la descrizione; viceversa, se le rivendicazioni sono in sé ambigue, adeguarvi la descrizione non le rende più chiare ma, al contrario, rischia di rimuovere elementi utili ad interpretarle.
Ultimo aggiornamento: 08/08/2023