I titoli di proprietà industriale
Un titolo di proprietà industriale è un atto amministrativo che attribuisce al suo detentore un diritto di esclusiva sullo sfruttamento economico di un’innovazione.
Il diritto si acquista mediante brevettazione nei casi di:
√ invenzioni
√ modelli di utilità
√ nuove varietà vegetali
Il diritto si acquista mediante registrazione nei casi di:
√ marchi
√ disegni e modelli
√ topografie dei prodotti a semiconduttore.
La procedura di brevettazione o di registrazione ha natura di “accertamento costitutivo“, cioè è necessaria per far sorgere il diritto, e comprende un esame formale e, in alcuni casi, un esame sostanziale.
In generale, una domanda non è modificabile dopo il deposito, se non negli aspetti non sostanziali: pertanto, essa va redatta fin dall’inizio in modo da contenere tutti gli elementi indispensabili ed evitando di limitare inutilmente l’ambito di tutela. Nemmeno la forma va tralasciata, in quanto essa partecipa alla definizione degli elementi sostanziali.
Ciascun titolo attribuisce una tutela che è delimitata in termini di oggetto, durata ed estensione territoriale.
Le azioni a tutela dei diritti conferiti da un titolo, così come quelle con cui se ne chiede l’annullamento, si promuovono dinnanzi all’autorità giurisdizionale competente.
Un'invenzione è un'innovazione di natura tecnica che può essere incorporata in un oggetto fisico, in una formulazione chimica o farmaceutica oppure ancora in un procedimento. L'ultima categoria comprende anche i software che, sebbene non brevettabili in quanto tali, lo possono essere in alcuni aspetti, purché la domanda venga redatta in forma opportuna.
Un brevetto per invenzione può, e dovrebbe, venire redatto in modo da non proteggere uno specifico prodotto o procedimento, bensì il "concetto tecnico" sottostante, in modo da ampliare il più possibile l'ambito di tutela.
Un'invenzione è brevettabile se possiede tre requisiti:
√ novità rispetto a tutto ciò che viene reso di dominio pubblico, anche dallo stesso inventore, prima della data di deposito della domanda di brevetto, anche dallo stesso inventore;
√ attività inventiva, cioè non ovvietà rispetto a ciò che è noto;
√ applicabilità industriale in qualsiasi settore della tecnica.
Per soddisfare al requisito della novità è essenziale evitare di divulgare l'invenzione fino al deposito della domanda di brevetto. Per evitare il rischio di divulgazione è possibile ricorrere ad un accordo di riservatezza ("non-disclosure agreement"), ricordando però che questo strumento presenta importanti criticità e va quindi usato con estrema cautela.
L'esame sostanziale
Da alcuni anni le domande italiane di brevetto per invenzione vengono soggette ad un esame sostanziale che inizia con la redazione di un rapporto di ricerca da parte di un esaminatore dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). Se il rapporto contiene obiezioni, queste devono venire superate per ottenere la concessione del brevetto, inviando all'esaminatore una replica argomentata e/o modificando opportunamente la domanda.
Il "modello di utilità" esiste in diversi paesi, sebbene il termine assuma significati differenti.
In Italia, l'espressione si riferisce ad una soluzione tecnica che conferisce "particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili, od oggetti di uso in genere".
In pratica, un tale brevetto è per molti versi simile ad un brevetto per invenzione, salvo tutelare una soluzione tecnica il cui grado di inventività viene considerato inferiore a quello che contraddistingue l'invenzione. Per contro, un modello di utilità non permette di tutelare i procedimenti.
Poiché un modello di utilità non prevede alcun esame sostanziale, il suo costo complessivo è generalmente inferiore rispetto a quello di un brevetto per invenzione ma, per lo stesso motivo, anche la sua "presunzione di validità" è inferiore.
In Italia è possibile convertire un brevetto per invenzione in un brevetto per modello di utilità; pertanto, può essere conveniente depositare una domanda di brevetto per invenzione ed eventualmente chiederne la conversione in modello di utilità in un momento successivo qualora l'esaminatore sollevasse obiezioni fondate. Questo approccio presenta il vantaggio di ottenere un rapporto di ricerca che può fornire indicazioni più dettagliate sull'effettivo valore del trovato.
La durata di questo tipo di brevetto è 10 anni dalla data di deposito della domanda.
Una registrazione per disegni e modelli consente di tutelare l'aspetto estetico di un prodotto, a condizione che presenti:
√ novità, cioè non sia identico ad un disegno o modello già divulgato;
√ carattere individuale, cioè susciti nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa rispetto a qualsiasi altro disegno o modello già divulgato.
Diversamente che per i brevetti, le divulgazioni di un disegno e modello compiute dall'autore nei 12 mesi che precedono il deposito della domanda di registrazione non inficiano la novità ed il carattere individuale della registrazione; tuttavia, in via cautelativa è comunque opportuno depositare la domanda prima di divulgare l'innovazione.
La durata della protezione per disegni e modelli è di 25 anni dalla data di deposito della domanda.
Un marchio è un segno distintivo che può essere una parola, un logo, una forma, eccetera.
Per essere registrabile come marchio, è necessario che il segno:
√ non sia identico o simile a segni già noti;
√ sia dotato di capacità distintiva, sia cioè idoneo a distinguere i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di un'altra.
Invece, la registrazione di un marchio non soggiace ad un requisito di novità nel senso in cui ciò viene inteso per i brevetti.
La registrazione di un marchio avviene con riferimento ad una o più classi di prodotti e/o servizi, secondo la classificazione di Nizza.
La registrazione è rinnovabile ogni 10 anni.
Ciascun titolo è efficace in un territorio predefinito che, in alcuni casi, è limitato ad una singola nazione, mentre in altri si estende ad un gruppo di nazioni.
Il secondo caso si applica, ad esempio, a:
√ brevetto europeo: si tratta di una procedura centralizzata per la concessione di un brevetto per invenzione valido in tutti i paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo (attualmente, 39 paesi) D'altra parte, un brevetto europeo richiede una convalida in ciascun paese di interesse, dove diventa sostanzialmente equivalente ad un brevetto nazionale. Per questo motivo si dice comunemente che un brevetto europeo, una volta convalidato, è equivalente ad un fascio di brevetti nazionali;
√ brevetto unitario: a giugno 2023 è prevista l'entrata in vigore del cosiddetto "pacchetto sul brevetto unitario", che consentirà di trasformare un brevetto europeo in un titolo unico valido in tutti i paesi aderenti (attualmente, 17 paesi della UE), senza necessità di ulteriori formalità;
√ disegni e modelli comunitari e marchi comunitari, validi in tutto il territorio della UE.
Un'ulteriore possibilità consiste nel depositare una domanda internazionale (PCT). Questa domanda non origina un brevetto, ma equivale ad una "prenotazione" per depositare una domanda di brevetto nazionale in ciascun paese aderente al Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT), che comprende la maggior parte dei paesi del mondo (attualmente, 159 paesi). La domanda internazionale permette di fissare una data di deposito che si propagherà alle successive domande di brevetto nazionali, al contempo consentendo di prorogare il termine per l'effettiva richiesta dei brevetti nazionali a 30-31 mesi dopo la data di deposito della domanda internazionale, o la sua data di priorità, in modo da avere più tempo per scegliere i paesi di interesse.
Spesso, le varie procedure vengono utilizzate in combinazione tra loro per ottenere una tutela estesa in più paesi, in questo caso avvalendosi del diritto di priorità per dilazionare i relativi costi.
Procedure di ottenimento e mantenimento dei titoli
Le procedure di ottenimento dei titoli iniziano con il deposito della domanda presso l’autorità amministrativa preposta, che la concede previo esame. Il titolo va mantenuto pagando periodicamente una tassa di rinnovo. In alcuni casi è anche prevista la possibilità di proporre opposizione in sede amministrativa per ottenere l’annullamento, totale o parziale, di un titolo.
Le suddette procedure possono venire svolte autonomamente ma, data la complessità dell’argomento e per evitare di compromettere irrimediabilmente la protezione ottenibile, è sempre consigliabile affidarsi ad un consulente in proprietà industriale.
Tra le varie fasi, quella di redazione della domanda riveste un ruolo strategico, perché dopo il deposito la domanda può venire modificata solo marginalmente e, pertanto, può essere impossibile correggerla successivamente. È quindi essenziale che la domanda contenga fin dall’inizio tutti gli elementi necessari e che sia redatta in una forma ineccepibile.
Questo vale soprattutto per i brevetti per invenzione, sia a causa della complessità della loro redazione, sia a causa dei criteri di esame particolarmente stringenti.
Talvolta può essere utile svolgere una ricerca di anteriorità prima di depositare la domanda, al fine di verificare se siano presenti documenti particolarmente rilevanti che potrebbero pregiudicare la concessione della futura domanda.
Per ottenere un titolo di proprietà industriale è necessario depositare una domanda all'autorità amministrativa competente, ad esempio:
√ per tutti i titoli italiani, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) di Roma;
√ per le domande di brevetto europeo, l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) di Monaco di Baviera;
√ per le domande internazionali, l'Ufficio Internazionale della Proprietà Intellettuale (WIPO);
√ per le domande di registrazione di disegni e modelli comunitari, l'Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale (EUIPO).
Assieme alla domanda vanno versate anche le tasse previste.
Una volta depositata la domanda, l'autorità competente effettua un esame formale per verificare che essa presenti tutti gli elementi richiesti.
I brevetti per invenzione vengono sottoposti anche ad un esame sostanziale per verificare la sussistenza dei requisiti di brevettabilità. Tale esame prende avvio da un rapporto di ricerca in cui l'esaminatore segnala al richiedente uno o più documenti anteriori apparentemente idonei a privare l'invenzione, in tutto o in parte, dei requisiti di novità e/o dell'attività inventiva, corredato da un'opinione scritta che spiega in che modo ed in che misura i documenti sono rilevanti per la brevettabilità dell'invenzione.
Il richiedente ha la possibilità di modificare la domanda e/o presentare controdeduzioni per superare le obiezioni dell'esaminatore. In caso di accoglimento viene concesso il brevetto; viceversa, la domanda viene rigettata.
Presunzione di validità
Un titolo, anche se concesso, è comunque valido fino a prova contraria: infatti, durante l'esame non è possibile individuare tutti i documenti potenzialmente rilevanti ed un terzo che riuscisse ad individuare documenti più pertinenti potrebbe chiedere ed ottenere la limitazione o l'invalidazione del titolo anche dopo la sua concessione. A tale riguardo si definisce "presunzione di validità" il grado di inattaccabilità del titolo, che dipende dal grado di approfondimento svolto in sede di esame.
L'opposizione è una procedura amministrativa con cui si chiede all'autorità amministrativa di revocare un titolo alla luce di fatti ritenuti idonei a provarne la nullità, senza necessità di dover passare attraverso l'autorità giudiziaria.
Tra queste è particolarmente importante l'opposizione ad un brevetto europeo, che viene proposta dinnanzi all'Ufficio Europeo dei Brevetti e consente di ottenere la revoca di un brevetto in forma centralizzata, senza bisogno di impugnare ciascuna frazione nazionale.
Una domanda o un titolo di proprietà industriale vanno rinnovati periodicamente pagando i diritti previsti. La frequenza dei rinnovi dipende dalla tipologia di titolo e dal paese. Il mancato rinnovo nei termini comporta la decadenza del titolo.
Nel caso dei brevetti per invenzione e per modello di utilità e per i disegni e modelli, il mancato rinnovo comporta la perdita irrevocabile della protezione, poiché non è possibile depositare una nuova domanda per la stessa innovazione in quanto questa sarebbe priva del requisito della novità.
Per i brevetti per invenzione italiani ed europei il rinnovo è annuale. Per i modelli di utilità e per i disegni e modelli il rinnovo è quinquennale. Per i marchi il rinnovo è decennale.
Le procedure di brevettazione e registrazione e quelle successive alla concessione possono venire svolte autonomamente. Tuttavia, l'importanza di un titolo e la complessità dell'argomento rendono consigliabile affidarsi ad un consulente in proprietà industriale.
La redazione della domanda è una fase particolarmente importante, perché dopo il deposito sono consentite modifiche solo marginali e l'assenza dei requisiti può pregiudicare la concessione della domanda: è quindi essenziale che la domanda contenga fin dall'inizio tutti gli elementi necessari e sia redatta in una forma ineccepibile.
Questo vale soprattutto per i brevetti per invenzione e per modello di utilità, la cui redazione è particolarmente complessa.
Tutela all'estero e diritto di priorità
I titoli di proprietà industriale hanno efficacia nazionale o regionale; pertanto, per ottenere una protezione in più nazioni o regioni è necessario ottenere un titolo in ciascuna di esse.
Va considerato che i costi per ottenere un titolo all’estero sono mediamente superiori rispetto a quelli sostenuti in Italia; inoltre, i costi crescono in modo circa proporzionale al numero di paesi scelti.
Anziché depositare singole domande nazionali, è possibile utilizzare le procedure centralizzate, ad esempio depositando una domanda di brevetto europeo (39 paesi, soprattutto europei) oppure una domanda internazionale (159 paesi del mondo) e portandole a concessione nei paesi di interesse. Tuttavia, il deposito di una domanda europea o internazionale ha comunque un costo sensibilmente superiore a quello di una domanda nazionale.
Per evitare costi di deposito elevati, che in caso di rigetto della domanda non sarebbero compensati da alcuna tutela, è possibile avvalersi del diritto di priorità. Il diritto di priorità è un istituto condiviso da quasi tutti i paesi del mondo in virtù della Convenzione di Unione di Parigi (CUP) e consiste nella possibilità, per il richiedente un titolo di proprietà industriale, ad esempio un brevetto per invenzione, di rivendicarne la priorità nel depositare un’altra domanda avente lo stesso oggetto, ad esempio un’altra domanda di brevetto per la stessa invenzione, a patto che tale secondo deposito avvenga entro un certo tempo dal primo deposito. Per effetto della rivendicazione di priorità, la seconda domanda non verrà inficiata da divulgazioni avvenute durante l’intervallo di tempo tra il primo deposito ed il secondo deposito: in altre parole, ai fini della validità della seconda domanda è come se essa fosse stata depositata alla stessa data della prima.
Il periodo di priorità è 1 anno per i brevetti per invenzione e 6 mesi per i brevetti per modello di utilità e per i disegni e modelli.
Il diritto di priorità permette di depositare una prima domanda in un solo paese, ad esempio l’Italia, ed estendere successivamente la domanda all’estero mediante ulteriori domande nazionali rivendicanti la priorità della prima domanda. È quindi possibile prorogare l’eventuale estensione all’estero ed i relativi costi, decidendo se e dove effettuarla a fronte dell’esito dell’esame per la prima domanda ed eventualmente dopo ulteriori test e/o indagini di mercato.
Nel caso dei brevetti per invenzione è particolarmente vantaggioso depositare la prima domanda in Italia, con costi di deposito ridotti, per poi eventualmente estenderla all’estero attraverso una domanda di brevetto europeo o internazionale rivendicanti la priorità italiana; in questo caso, c’è l’ulteriore vantaggio che l’esaminatore europeo o internazionale è generalmente la stessa persona che ha svolto l’esame per la domanda italiana, del quale pertanto si conoscerà già l’atteggiamento.
Ricerche
È possibile svolgere diverse ricerche nelle banche dati dei titoli di proprietà industriale, in base all’obiettivo desiderato.
Va detto che una ricerca quasi mai fornisce un risultato definitivo: infatti, i titoli rappresentano una frazione limitata di tutte le divulgazioni potenzialmente idonee a pregiudicare la validità della domanda, mentre le altre sono più difficili da individuare; inoltre, l’elevato numero di documenti esistenti (svariati milioni in tutto il mondo) e la necessità di limitare le spese di ricerca ad un limite ragionevole impone di effettuare una selezione preventiva dei documenti, che potrebbe escludere dalla ricerca documenti potenzialmente rilevanti; infine, alcuni documenti rimangono segreti per un certo tempo dopo il deposito e, pertanto, non è possibile individuare i più recenti; è il caso, ad esempio, dei brevetti per invenzione e per modello di utilità, che vengono pubblicati generalmente dopo 18 mesi dal deposito.
Prima di decidere se depositare una domanda, soprattutto nel caso di un brevetto per invenzione, è possibile svolgere una ricerca per individuare documenti che potrebbero pregiudicare la concessione della domanda, in modo da ridurre i rischi di rigetto.
Questa ricerca è finalizzata ad individuare titoli potenzialmente in conflitto con un prodotto che si intende commercializzare, in modo da ridurre il rischio di incorrere in contraffazione.
Queste attività sono finalizzate a controllare soggetti specifici per verificare se essi siano titolari di diritti o ne acquistino di nuovi, sia per informarsi sugli avanzamenti tecnologici della concorrenza, sia per evitare la contraffazione o, eventualmente, per proporre azioni di nullità.
Esercizio dei diritti
I diritti conferiti da un titolo di proprietà industriale, in particolare il diritto di esclusiva, devono essere fatti valere dal titolare o dai suoi aventi causa dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti (tribunali).
Le azioni più comuni sono:
√ azioni di contraffazione, dirette ad ottenere l’interruzione della contraffazione, con provvedimenti di sequestro e di inibitoria, nonché il risarcimento dei danni;
√ azioni di nullità, dirette ad ottenere la revoca o la limitazione di un titolo;
√ azioni di accertamento negativo di contraffazione, dirette ad ottenere una pronuncia di non contraffazione nei riguardi di un titolo;
√ azioni di rivendica, dirette ad ottenere l’assegnazione in proprietà di un titolo che è stato concesso ad un soggetto che non ne aveva diritto.
Le azioni possono venire promosse anche in via cautelare, cioè d’urgenza, in presenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile. Il procedimento cautelare è particolarmente rapido e permette di ottenere dal giudice, nel giro di poche settimane, provvedimenti provvisori in attesa del giudizio di merito. Questo consente, tra l’altro, di bloccare la contraffazione sul nascere.
Una controparte convenuta per contraffazione di un titolo può reagire con una contro-domanda (“riconvenzionale”) in cui mette in discussione la validità del titolo. In molte giurisdizioni, tra cui l’Italia, entrambe le domande vengono definite nel medesimo procedimento. In altri casi, ad esempio in Germania, le due domande vengono trattate in procedimenti distinti (“biforcazione”).
Nulla vieta che terzi interessati, anche se non convenuti in contraffazione, possano proporre una domanda di nullità del titolo fondata, ad esempio, su prove che dimostrano che la domanda non possedeva i requisiti per la concessione.
In ogni caso, quando è possibile si cerca di evitare l’azione in tribunale, in quanto relativamente costosa, preferendo azioni stragiudiziali come, ad esempio, diffide ed accordi transattivi.
Collegamenti utili
In queste pagine è possibile reperire informazioni pratiche e normative di riferimento:
√ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
√ Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO)
√ Ufficio UE per la Proprietà Intellettuale (EUIPO)
√ Ufficio Internazionale per la Proprietà Intellettuale (WIPO)
In queste pagine è possibile svolgere ricerche nelle banche dati degli uffici brevetti:
√ Banca dati dell'UIBM (solo documenti validi per l'Italia)
√ Banca dati dell'EPO - Espacenet (documenti di vari paesi)
√ Banca dati dell'EUIPO - eSearch Plus (disegni e modelli e marchi di vari paesi)
√ Banca dati della WIPO - Patentscope (documenti di vari paesi)
In queste pagine è possibile avere un elenco dei consulenti in proprietà industriale abilitati a livello italiano ed europeo
√ Ordine nazionale dei consulenti in proprietà industriale
√ Mandatari abilitati dinnanzi all'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO)
√ Mandatari abilitati davanti all'Ufficio UE per la Proprietà Intellettuale (EUIPO)
Riferimenti normativi
Italia
√ D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – “Codice della proprietà industriale” – disciplina sia la procedura amministrativa di concessione che quella giurisdizionale di tutela di tutti i titoli italiani.
Europa
√ Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) – disciplina la procedura amministrativa per la concessione dei brevetti europei per invenzione
√ Regolamento sui disegni e modelli comunitari (RDMC) – disciplina le procedure amministrative riguardanti i disegni e modelli comunitari
√ Regolamento sui marchi comunitari (RMC) – disciplina le procedure amministrative riguardanti i marchi comunitari
√ Pacchetto sul brevetto unitario – definisce il nuovo brevetto europeo con effetto unitario
√ Trattato su un Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) – disciplina la competenza del Tribunale Unificato dei Brevetti e le azioni esperibili in tale sede
Mondo
√ Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT) – disciplina la procedura amministrativa per le domande internazionali
√ Convenzione di Unione di Parigi (CUP) – disciplina il diritto di priorità
√ Classificazione di Nizza – definisce le classi merceologiche per i marchi
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